XI Aniversario concurso acreedores AIFOS. Esperanza para los afectados.
22 julio, 2020

28 de julio 2020

En una situación de crisis se ha de ser menos tolerante con las infracciones al derecho de marca que impactan en el resultado económico de las empresas.

Probablemente todo titular de una patente o marca haya detectado algún tipo de «competencia» con signos distintivo muy similares, o incluso simples copias de productos, y no se ha molestado, casi siempre por falta de tiempo, en iniciar acciones encaminadas a hacer valer su derecho, evitando la pérdida de cleintes e ingresos que la confusión de marca o producto puede ocasionar.

Defender la patente o la marca es defender la cuenta de resultados, puede que maltrecha en esta época.

Hoy nos centramos en las marcas.

Estas son las acciones que podría emprender:

I. ACCIONES ADMINISTRATIVAS ante el reconocimiento de marcas que pensamos son incompatibles con la nuestra ya registrada.

Los medios administrativos que la Ley de Marcas otorga al titular de una marca registrada son básicamente dos: formulación de oposiciones e interposición de recursos administrativos. Finalmente, como última instancia de este ámbito administrativo de protección, pero de carácter jurisdiccional, como control judicial de la actividad administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo.

Su finalidad el impedir que acceda a registro una nueva marca que pueda prestarse a confusión con una marca anterior de un titular de una marca ya registrada.

1. Oposición.

Compete exclusivamente al titular de la marca defender su derecho frente a solicitudes posteriores.

 

2. Revisión de decisiones de la OEPM en la vía administrativa.

Contra la concesión de una marca podrá interponerse el correspondiente recurso administrativo de alzada y, en su caso, si procediera, el correspondiente recurso extraordinario de revisión.

Si la oposición se basa en alguna de las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52 de la Ley. habrá de acudirse a los tribunales civiles y ejercitar ante ellos la oportuna acción de nulidad de registro.

3. Recurso contencioso administrativo.

Finalmente, dentro del ámbito administrativo, pero de carácter judicial, el último medio de defensa administrativa de la marca frente al registro de otra posterior que se considere incompatible con aquélla es el recurso contencioso – administrativo.

Frente a la desestimación de la oposición y  a la desestimación del recurso administrativo interpuesto contra la desestimación de la oposición, el titular de la marca que se haya opuesto y/o haya recurrido, podrá acudir a los tribunales contencioso-administrativos, impugnando el registro o concesión de la marca posterior.

Ejemplo de marca registrada

 

II. ACCIONES JUDICIALES DE CARÁCTER CIVIL.

Hablamos de acción de nulidad y de las acciones por violación de marca, y de caducidad.
El derecho a una marca registrada puede ser «atacado»  en dos supuestos:

– Por el registro de una marca posterior incompatible con aquélla

– Por el uso en el mercado sin previo registro de un signo incompatible con la marca registrada.

Estas son las acciones:

1. De nulidad.

Frente al registro de una marca confundible, cabe la correspondiente acción de nulidad, si por los motivos que fuere, el titular de la misma no se hubiera opuesto a dicha marca en el correspondiente procedimiento administrativo, o no hubiera planteado los oportunos recursos administrativos o contencioso administrativos en defensa de su marca, o, en su caso, no hubiera obtenido la correspondiente satisfacción a su pretensión en la vía administrativa (salvo cosa juzgada de la jurisdicción contenciosa a la civil).

Podrán alegarse causas de nulidad absoluta y causas de nulidad relativa, considerando a aquéllas imprescriptibles y a estas prescriptibles.

2.- Prescripción por tolerancia.

Ha de tenerse en cuenta que la acción de nulidad frente a una marca posterior no prescribirá por el transcurso de 5 años a contar desde la publicación de su concesión, sino por el transcurso de 5 años a contar desde el uso de dicha marca en el mercado, habiendo tolerado el titular anterior este uso ininterrumpido, sin haber formulado la correspondiente acción de nulidad.

3. Acciones por violación del Derecho de Marca.

Cuando se utiliza dicha marca en el mercado por un tercero sin su consentimiento (reproducción, falsificación de marca) o se emplea un signo confundible con aquélla (imitación) caben diferentes opciones a solicitar por el titular legítimo de la marca:

– Poner el signo en los productos o en su presentación.
– Ofrecerlos, comercializarlos o almacenarlos con el signo.

– Importar o exportar productos con el signo.
– Utilizarlo en la publicidad y documentos mercantiles.

–  Usar el signo en redes sociales y como nombre de dominio

–  Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo.

 

4. Acciones concretas de defensa de la marca.

Podrán iniciarse acciones de cesación, de indemnización de daños y perjuicios, de remoción y de publicación de la sentencia condenatoria a costa del infractor, e incluso de destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuera posible, a elección del titular, y a costa del condenado, de los productos ilícitamente marcados.

Todas ellas compatibles con la acción de indemnización de daños y perjuicios.

Podrán relamarse daño en el prestigio o reputación de dicha marca y no sólo las pérdidas o beneficios económicos dejados de obtener.

– Se establece un cierto principio de responsabilidad objetiva (no exige culpa o negligencia para quedar obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados) para quienes pongan el signo ilícito o fabriquen o comercialicen las etiquetas o demás medios de identificación del producto o servicio y para quien comercialicen por primera vez los productos o servicios ilícitamente marcados. Para los revendedores sí se exige la concurrencia de culpa o negligencia, salvo que la marca usurpada fuera notoria o renombrada, en cuyo caso también responderán objetivamente.

– Se puede exigir del usurpador la exhibición de los documentos del negocio que puedan servir para establecer los daños o perjuicios causados.

– Fijación de una indemnización mínima de 1% del volumen de negocio obtenido por el usurpador con los productos ilícitamente marcados, sin necesidad de que el titular presente prueba alguna en acreditación de los daños sufridos. En el supuesto de que se pruebe un daño mayor, el usurpador responderá conforme al perjuicio causado.

También puede solictarse, llegado el momento:

– El establecimiento de una indemnización coercitiva para obligar al usurpador a cumplir la sentencia que lo hubiera condenado a la cesación de los actos de violación de la marca. Esta indemnización se fija en una cuantía mínima de 600,00 euros por cada día transcurrido sin que se hubiere producido la cesación efectiva de la violación (Art. 44).

El departamento de derecho mercantil de Ley 57 abogados queda a su disposición para cualquier aclaración.

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